Desde la adición de la Sección 53.1 en la Ley de Patentes Canadiense en diciembre del 2018, el mundo de la propiedad intelectual en Canadá ha estado expectante en torno a la amplitud que se le dará a la provisión de “file wrapper estoppel” (la desestimación basada en el expediente de la solicitud). Recientemente la Corte Federal de Canadá publicó su decisión de ampliar el alcance de la Ley (adición de la Sección 53.1) con la potencial inclusión de permitir la desestimación de una solicitud basado en los expedientes de solicitudes hechas en el exterior. Sin embargo, este caso aún se encuentra en etapa de apelación.
La Sección 53.1(1) dice que las comunicaciones escritas que se refieran a la solicitud de patente entre el solicitante y el empleado de la Oficina de Patentes pueden ser admitida para refutar las reivindicaciones de dicha patente. Pero ahora, con el caso Canmar Foods Ltd. Vs. TA Foods LTD [1] la Corte mantuvo que las solicitudes extranjeras también podrían ser admitidas bajo “circunstancias extraordinarias”.
Durante la solicitud de la Patente Canadiense No. 2.582.376, la respuesta de una Acción Oficial indicó que “Las nuevas reivindicaciones 1 a la 19 corresponden sustancialmente a aquellas enviadas durante el trámite de una solicitud relacionada a otra en los EE. UU.” y “las nuevas reivindicaciones enviadas son mucho más reducidas en alcance que las reivindicaciones previamente examinadas”. De la misma manera, la corte mantuvo que debido a que el dueño de la patente específicamente hizo referencia a la historia del trámite de la solicitud en los EE. UU. y reconoció que las enmiendas fueron hechas para superar las objeciones hechas sobre la novedad y el poseer actividad inventiva durante el trámite de la solicitud en los EE. UU., dicha historia del trámite de la solicitud en los EE. UU. era admitida. La Corte indicó que si ellos fueran a ignorar la historia del trámite en los EE. UU. en este caso en específico, “los solicitantes de patentes en Canadá estarían incentivados a abstenerse intencionalmente de ser transparentes con la Oficina de Patentes de Canadá en lo referente a la razón por la cual las enmiendas fueron hechas para limitar las reivindicaciones durante el trámite”. Sin embargo, una consecuencia no intencional de este caso podría ser que los profesionales del derecho en patentes puedan intencionalmente abstenerse de ser transparentes. En vez de proveer a los Examinadores con información con respecto a la procedencia de las enmiendas, los solicitantes estarían ahora incentivados a no mencionar ninguna referencia a trámites hechos en el extranjero. Bajo esta interpretación, los solicitantes estarían mejor si solo indicaran que las reivindicaciones enmendadas no han sido divulgadas, enseñadas o sugeridas por el estado de la técnica anterior sin necesidad de hacer referencia al trabajo de oficinas de patentes extranjeras.
La Corte mantuvo que “circunstancias extraordinarias” aparecen cuando “el dueño de la patente conoce que las reivindicaciones han sido enmendadas para ser sustancialmente las mismas que las reivindicaciones enviadas en otra jurisdicción, y el dueño de la patente admite que las enmiendas han limitado el alcance de las reivindicaciones para hacer a las reivindicaciones novedosas y poseedores de actividad inventiva”. Cuando esto pasa, la Corte mantiene que la historia en el trámite en el extranjero es admisible para el limitado objetivo de construir las reivindicaciones canadienses. La Corte específicamente mencionó a la examinación expedita vía la Patent Prosecution Highway (PPH), en donde a los solicitantes se les requiere identificar reivindicaciones aceptables de otras jurisdicciones y enmendar las reivindicaciones para sustancialmente conformarlas a esas reivindicaciones aceptables. De la misma manera, Canmar parece sugerir que la historia del trámite en el extranjero de una Oficina de la examinación anterior (por ejemplo, el país de las reivindicaciones aceptables para la cual se ha solicitado el PPH) serán admisibles en corte ya que hay una admisión implícita de que las enmiendas limitan el alcance de las reivindicaciones para ser novedosas y poseer actividad inventiva.
¿Qué significa esto para el trámite de patentes en Canadá en el futuro?
Los profesionales del derecho en patentes en Canadá están pendientes que cualquier cosa de la que se deje constancia en Canadá puede ser admisible en cualquier procedimiento judicial en los EE. UU. De la misma manera, respuestas detalladas siempre han sido evitadas, y en realidad directamente referidas al trámite en EE. UU. Era una manera de evitar cualquier cosa nueva para el expediente de la solicitud a nivel mundial para esa familia de patentes. Sin embargo, los profesionales del derecho en patentes deben evitar mencionar la historia del trámite en el extranjero, incluso para mostrar al Examinador que estas enmiendas han sido consideradas aceptables en otras partes. Más aun, solicitantes deben estar pendientes de entrar con PPH en Canadá, ya que al mismo tiempo la historia del trámite de la Oficina de la Examinación Anterior podría ser usada para rebatir una representación hecha por el dueño de la patente en la construcción de la reivindicación.
[1] Corte Federal de Canadá, 2019 FC 1233
