Generar ingresos es típicamente la prioridad de cualquier empresa. En empresas de tecnología, esto frecuentemente significa que las ventas y el mercadeo van mano a mano con el desarrollo de productos. Durante el desarrollo de un producto, las cláusulas de confidencialidad en contratos protegen empresas de caer en una divulgación pública de la invención. Sin embargo, en los EE. UU el tiempo límite es de un (1) año desde el momento que se ofrece el producto a la venta hasta a la fecha de presentación de la solicitud de patente para dicho producto.
Recientemente, la Corte Suprema de los EE. UU. mantuvo en el caso de Helsinn Healthcar S.A. v Teva Pharmaceuticals USA, Inc. que la simple venta del producto a ser patentado, incluso hecha bajo contrato de confidencialidad (también conocida como una venta secreta) calificaba como estado de la técnica anterior (título 35 del Código de Estados Unidos Sección 102(a)[1]. En ese caso, Helsinn y su socio tenían un contrato de confidencialidad que le otorgaba al socio el derecho de vender la tecnología de Helsinn. Por su parte, Helsinn solicitó por primera vez la patente después de haber expirado el año de gracia, es decir, ya había pasado más de un (1) año de haber firmado el contrato con su socio. La Corte Suprema de los EE. UU. mantuvo que aunque el contrato entre Helsinn y su socio era confidencial, la “venta secreta” era un impedimento a la patentabilidad y por eso Helsinn perdía el derecho de patentar.
Por esta razón, aunque las cláusulas de confidencialidad podrían funcionar en muchas circunstancias, se debe actuar con precaución cuando se discuta un producto innovador con potenciales clientes antes de solicitar la patente.
Pero si esto es así, entonces ¿qué opciones tiene una empresa para no arriesgarse a perder la patentabilidad de su innovación antes de solicitar la patente? Aquí lo primero que se debe considerar es lo que realmente convierte la “venta secreta” en un problema de patentabilidad. Según la Corte Suprema de los EE. UU., por medio del caso Pfaff vs. Wells Electronics, Inc., las condiciones que crean el impedimento de patentar un producto ofrecido para la “venta” son:
- Que el producto sea sujeto de una oferta comercial de venta; y que
- La invención, y lo que se conoce de ella, hacen que esté listo para patentarse. [2]
Para la primera condición, típicamente solo se requiere que la oferta comercial de venta contenga alguna manifestación de intencionalidad.
Sin embargo, para determinar la segunda condición, es decir, cuando un producto está listo para ser patentado, es más complicado. La Corte mantuvo en el caso de Pfaff que los dibujos y otras descripciones de dicha invención eran suficientes para guiar a un experto en la materia hasta la invención, por lo tanto haciendo de ese innovador producto, listo para ser patentado.
Es llamativo en el caso de Pfaff, que la Corte mantuvo que incluso una oferta de venta que no divulga los detalles de la invención puede causarle pérdida de patentabilidad al invento.
En resumen, en las primeras etapas de cualquier empresa el caso Helsinn plantea problemas significativos, Durante la etapa de desarrollo de productos, ofrecer para la venta productos innovadores sucede fácilmente y de manera involuntaria. Incluso, explicar en una simple pizarra la innovación a potenciales clientes podría de hecho proveer suficientes detalles del producto y hacer de la invención lista para patentarse. Cualquier sugerencia de oferta de venta durante dichas explicaciones podrían fácilmente ir en contra de la patentabilidad. Un NDA (contrato de no divulgación por sus siglas en inglés) no es suficiente., ambas partes deben estar claras de si la intención de vender el producto existe o no. La alternativa óptima es entonces solicitar la patente antes de que expire el año de gracia.
[1] Corte Suprema de los EE. UU., No 17-1229, 2019 [2] Corte Suprema de los EE. UU., No 97-1130, 1998
