Choueifaty vs Canadá: El Fin del Enfoque Problema Solución para Patentes de Software?

El 21 de agosto de 2020, la Corte Federal de Canadá rechazó el enfoque problema solución adoptado por la oficina de patentes de Canadá (CIPO) para evaluar la materia sujeto de protección bajo la Ley de Patentes de Canadá. El enfoque problema solución ha sido el estándar usado por CIPO para determinar si un elemento reivindicado es “esencial” en la invención para el propósito de la construcción de la reivindicación. Como está establecido por CIPO en su manual de procedimientos, el Comisionado requiere que la construcción deliberada cumpla con lo siguiente:

  • Use un enfoque justo, balanceado y bien informado;
  • Identifique al experto en la materia;
  • Identifique el “conocimiento general común”;
  • Identifique al problema y a la solución; y
  • Determine cuales elementos de la reivindicación resuelven el problema identificado.

De acuerdo a este manual de procedimientos, esto significa que solo los elementos de la reivindicación que resuelven el problema identificado son los “elementos esenciales”. Bajo este enfoque, los elementos reivindicados que no resuelven el problema identificado no son esenciales para la reivindicación, sin importar si: (a) ellos tienen un efecto material en la operatividad de un modo de realización dado; (b) se encuentran en el estado de la técnica o son novedosos o posean nivel inventivo; y/o (c) transforma la materia no patentable en materia patentable que cumpla con la definición de “invención” de la Ley de Patentes de Canadá (sección 2).

Este enfoque ha sido considerado controversial desde hace tiempo a la luz de las leyes, pero no había sido impugnado de manera exitosa.  En Choueifaty v Canadá, el juez Zinn mantuvo que el enfoque problema-solución es incorrecto y “parecido a usar el enfoque de la ‘materia patentable de una invención’ desacreditado por la Corte Suprema de Canadá”. En vez de eso, para determinar si un elemento reivindicado es esencial o no, el Comisionado debe usar el enfoque de construcción deliberada fijado por la Corte Suprema en los casos originarios de Whirlpool y Free World Trust – y en particular, el Comisionado debe considerar la intención del inventor, algo que el enfoque problema-solución carece.

A su juicio, el juez Zinn reiteró el test del párrafo 55 de Free World Trust:

  1. Sería obvio para un lector experto en la materia que variando un elemento particular no afectaría la manera como la invención funcionaría? Si al modificar o sustituir un elemento se cambia la manera como la invención funciona, entonces ese elemento es esencial.
  2. Es la intención del inventor, considerando el lenguaje expreso de la reivindicación, o inferido desde esta, que la intención del elemento fuese esencial?

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