El “Protocolo de Madrid” permite a los propietarios de marcas buscar protección internacional para sus marcas de manera rápida y eficiente. En lugar de presentar solicitudes por separado en varios países, un solicitante puede presentar su marca en 124 países a través de una sola solicitud en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Canadá se unió al sistema en 2019.
Cómo funciona
Para presentar una solicitud a través de este sistema, un solicitante debe tener una solicitud o registro para una marca básica en su Oficina de Marcas Nacional. Una solicitud de “Madrid” para esa marca se puede enviar a la OMPI, junto con:
- una designación de los países donde se busca protección, y
- una lista de productos y servicios con los que se utilizará la marca.
Una vez que se pagan las tasas de presentación, la OMPI lleva a cabo un examen formal de la marca. La OMPI otorgará un registro internacional a las marcas aceptables y notificará automáticamente a las Oficinas de Marcas Nacionales de los países designados por el solicitante.
Las Oficinas de Marcas Registradas luego deciden si la marca cumple con las leyes de marcas locales. Si una Oficina nacional considera que una marca no puede registrarse, esa Oficina debe emitir una denegación a la OMPI en un plazo de 18 meses. Si la marca no se rechaza, se registra en el país designado.
Ventajas
El sistema de Madrid ofrece muchas ventajas a los solicitantes que deseen presentar su solicitud en varios países. En particular, el sistema ahorra dinero a los solicitantes que se presentan en un número significativo de países (generalmente, 10 o más). En particular, las solicitudes de Madrid no requieren un abogado local (a menos que se rechace la solicitud nacional), lo que puede ofrecer ahorros significativos.
Además, la presentación de una marca mediante este sistema puede ahorrar tiempo y trabajo administrativo. En lugar de presentar solicitudes por separado en varios países, un solicitante solo necesita «designar» países en una sola presentación. Por lo tanto, un solicitante solo trata con una oficina central. Además, los solicitantes pagan un único conjunto de tasas a la OMPI cuando solicitan el registro en cualquiera de los países que se han adherido al Protocolo. Del mismo modo, cuando una marca debe renovarse, todas las tasas se pagan a la OMPI.
Finalmente, el Protocolo ofrece flexibilidad a los solicitantes. Si a un solicitante se le ha concedido un registro internacional, posteriormente puede designar países adicionales donde desee buscar protección. La fecha de registro en esos países adicionales será retroactiva a la fecha del registro internacional, lo que dará a las empresas en crecimiento más tiempo para identificar nuevos mercados.
Riesgos
Aunque existen muchas razones para registrar una marca a nivel internacional a través del sistema de Madrid, existen algunos peligros potenciales.
- El «ataque central» es la preocupación más importante para la mayoría de los solicitantes. El ataque central ocurre cuando la marca en el país de origen se elimina del registro [1] dentro de los cinco (5) años posteriores al registro internacional. Un ataque central exitoso invalidará el registro internacional y las solicitudes en los países designados.
- Además, los solicitantes no pueden ampliar el alcance de los productos y servicios en una solicitud una vez que la marca ha sido registrada internacionalmente. Esto puede resultar problemático si el solicitante se expande a nuevas áreas de negocio o desarrolla nuevas líneas de productos.
Los solicitantes también deben considerar las prácticas específicas de los países en los que desean presentar su solicitud antes de presentar su solicitud y / o antes de designar un país específico. Los rechazos pueden ser inevitables si los requisitos de un país designado entran en conflicto con los del país de origen.
Designación de Canadá
Los solicitantes que deseen designar a Canadá en su registro internacional deben conocer las prácticas específicas de Canadá. La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) exige descripciones muy específicas de los productos y servicios asociados con una marca, lo que a menudo conduce al rechazo de las marcas registradas inicialmente en países menos restrictivos. Además, en la CIPO, los exámenes de las solicitudes de Madrid generalmente comienzan hacia el final de los 18 meses.
El sistema de Madrid puede ahorrar tiempo y dinero a los solicitantes y es una excelente opción para proteger las marcas comerciales en muchos países. Para obtener más información sobre cómo registrar sus marcas comerciales en Canadá y en todo el mundo, comuníquese con nuestros expertos de Brion Raffoul LLP.
[1] Es decir, ha sido retirado, caducado, renunciado o ha sido objeto de una decisión final de rechazo, revocación, cancelación o invalidación, con respecto a todos o algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional.
