Patentes de Software y Choueifaty vs. Canada

Supreme Court of Canada Building
Edificio de la Corte Suprema de Canadá, el cual también es el edificio de la Corte Federal.
Imagen de dominio público

Nosotros reportamos hace semanas el caso de la Corte Federal de Canadá en Choueifaty vs Canada (2020 FC 837). En ese caso, la Corte rechazó el “enfoque problema-solución” usado por la Oficina de Patentes de Canadá (CIPO) para evaluar cuestiones de materia patentable. El Juez Zinn envió de vuelta el caso a CIPO para ser reconsiderado de acuerdo con el enfoque constructivo intencionado establecido en la jurisprudencia.

En enero del año en curso, el Comité de Apelaciones de la CIPO (PAB por sus siglas en inglés) emitió su decisión en la cual concluyeron que ciertas reivindicaciones de la solicitud del caso Choueifaty comprendían materia patentable dentro del significado de la Sección 2 de la Ley de Patentes (de Canadá). Esto son buenas noticias para solicitantes de patentes con invenciones basadas en softwares: las reivindicaciones patentables cubren pasos en métodos de implementaciones en computadoras.  El PAB concluyó que la invención reivindicada no era simplemente una idea abstracta sino una invención que incluía pasos que:

“permitían la optimización a ser realizada con significativamente menos procesamiento y mayor velocidad… De la misma manera, esto puede ser considerado un algoritmo que mejora el funcionamiento de la computadora usada para correrla… y la computadora y el algoritmo juntos forman una invención única actual que tiene fisicalidad y resuelve un problema relacionado a la técnica manual o productiva.

Choueifaty (Re), 2021 CACP#3, Decisión del Comisionado #1556, para. 34 (énfasis añadido)

También fue notorio la caracterización de los elementos esenciales de las reivindicaciones de la PAB. Como notamos en el artículo anterior, el enfoque problema-solución usado por CIPO permitía a los Examinadores considerar elementos no esenciales si esos elementos, a juicio del Examinador, “no resolvían el problema identificado”. Sin embargo, la decisión de enero del PAB, siguiendo la dirección de la Corte Federal, basa su determinación de elementos esenciales en la intención del inventor y concluye:

No hay lenguaje reivindicado indicando que alguno de los elementos sea opcional, en las modalidades preferidas o una de la lista de alternativas. Tampoco hay ninguna indicación que esté registrada ante nosotros que nos llevará a determinar a algún elemento reivindicado a ser no esencial. Por lo tanto, nosotros presumimos que todos los elementos reivindicados son esenciales.

Choueifaty (Re), 2021 CACP#3, Decisión del Comisionado #1556, para. 28 (énfasis añadido)

Esta decisión es un paso promisorio hacia un trámite sin problemas para patentes de software en Canadá y envía una señal tranquilizadora para solicitantes de patentes en muchos campos de la alta tecnología hoy en día.

Para más información, por favor diríjase a uno de nuestros expertos en Brion Raffoul.


Lee nuestro artículo original sobre el caso:

El 21 de agosto de 2020, la Corte Federal de Canadá rechazó el enfoque problema solución adoptado por la oficina de patentes de Canadá (CIPO) para evaluar la materia sujeto de protección bajo la Ley de Patentes de Canadá. El enfoque problema solución ha sido el estándar usado por CIPO para determinar si un elemento reivindicado es “esencial” en la invención para el propósito de la construcción de la reivindicación. Como está establecido por CIPO en su manual de procedimientos, el Comisionado requiere que la construcción deliberada cumpla con lo siguiente:

  • Use un enfoque justo, balanceado y bien informado;
  • Identifique al experto en la materia;
  • Identifique el “conocimiento general común”;
  • Identifique al problema y a la solución; y
  • Determine cuales elementos de la reivindicación resuelven el problema identificado.

De acuerdo a este manual de procedimientos, esto significa que solo los elementos de la reivindicación que resuelven el problema identificado son los “elementos esenciales”. Bajo este enfoque, los elementos reivindicados que no resuelven el problema identificado no son esenciales para la reivindicación, sin importar si: (a) ellos tienen un efecto material en la operatividad de un modo de realización dado; (b) no se encuentran en el estado de la técnica o son novedosos o posean nivel inventivo; y/o (c) transforma la materia no patentable en materia patentable que cumpla con la definición de “invención” de la Ley de Patentes de Canadá (sección 2).

Este enfoque ha sido considerado controversial desde hace tiempo a la luz de las leyes, pero no había sido impugnado de manera exitosa.  En Choueifaty v Canadá, el juez Zinn mantuvo que el enfoque problema-solución es incorrecto y “parecido a usar el enfoque de la ‘materia patentable de una invención’ desacreditado por la Corte Suprema de Canadá”. En vez de eso, para determinar si un elemento reivindicado es esencial o no, el Comisionado debe usar el enfoque de construcción deliberada fijado por la Corte Suprema en los casos originarios de Whirlpool y Free World Trust – y en particular, el Comisionado debe considerar la intención del inventor, algo que el enfoque problema-solución carece.

A su juicio, el juez Zinn reiteró la prueba del párrafo 55 de Free World Trust:

  1. ¿Sería obvio para un lector experto en la materia que variando un elemento particular no afectaría la manera como la invención funcionaría? Si al modificar o sustituir un elemento se cambia la manera como la invención funciona, entonces ese elemento es esencial.
  2. Es la intención del inventor, considerando el lenguaje expreso de la reivindicación, o inferido desde esta, ¿que la intención del elemento fuese esencial?

Bajo esta prueba, a los elementos esenciales de una reivindicación no se les requiere que resuelvan un problema identificado. Más aun, la intención del inventor debe ser considerada cuando se construyen las reivindicaciones. Aunque Choueifaty seguro será apelada, sus clarificaciones pueden allanar el camino para la concesión de patentes para invenciones implementadas en computadoras. Para más información, diríjase a nuestros expertos Art Brion y Natalie Raffoul.

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