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En diciembre de 2019, se informó sobre el caso CanMar Foods Ltd. contra TA Foods LTD (2019 FC 1233, “CanMar FC”). CanMar FC fue el primer caso en analizar la Sección 53.1 de la Ley de Patentes canadiense, una disposición de «desestimación de la solicitud basada en el expediente» agregada a la Ley en 2018.
Aunque se adoptaron durante mucho tiempo en los EE. UU. y el Reino Unido, los tribunales de Canadá habían rechazado explícitamente basarse en pruebas extrínsecas, como el historial, al interpretar el alcance de las reivindicaciones canadienses (ver, por ejemplo, Free World Trust v Électro Santé Inc., 2000 SCC 66, en el párr.66). La introducción de la Sección 53.1 cambió ese enfoque, permitiendo explícitamente la admisión de comunicaciones escritas entre el solicitante / titular de la patente y el Comisionado [o] un funcionario o empleado de la Oficina de Patentes «para refutar cualquier declaración hecha por el titular de la patente … en cuanto a la interpretación de una reivindicación en la patente”.
En 2019, en CanMar FC, el Tribunal Federal dio a esta disposición una lectura amplia, usándola para incorporar antecedentes en el expediente en el extranjero con el fin de desestimar la representación del titular de la patente. El Tribunal citó «circunstancias extraordinarias»: a saber, que el titular de la patente «se refirió específicamente al historial del expediente de la solicitud en EE. UU. correspondiente y reconoció que las enmiendas a las reivindicaciones [en Canadá] se hicieron para superar las objeciones sobre la novedad y la obviedad planteadas en el historial o expediente de la solicitud de EE. UU.” (CanMar FC en párr. 70).
Pero en enero pasado, la Corte Federal de Apelaciones de Canadá dictaminó que, en esta circunstancia específica, “el Juez debería haberse abstenido de tomar en consideración el historial de procesamiento de la correspondiente solicitud en los Estados Unidos” (FCA 7 de 2021 en el párr. 77, énfasis agregado). La FCA no expresó opiniones firmes sobre si la Sección 53.1 podría extenderse alguna vez al expediente extranjero, pero estaba claro que las limitadas referencias al expediente estadounidense correspondiente en el expediente canadiense no serían, por sí solas, suficientes.
Entonces, ¿qué significa esto para los solicitantes?
Dado el fallo de la FCA, las referencias generales a un expediente en el extranjero probablemente no importarán para desestimar en Canadá el expediente. En particular, las referencias a «una solicitud estadounidense correspondiente» u otra solicitud extranjera que no incluya el número de serie extranjero probablemente no serán admisibles para refutar la construcción de la reivindicación del titular de la patente en el futuro. Sin embargo, la puerta permanece abierta para otras “circunstancias extraordinarias”, por ejemplo, cuando el expediente de la solicitud en el extranjero se discuta en detalle en comunicaciones escritas a la CIPO (oficina canadiense de patentes). Los solicitantes deberían ser prudentes al vincular las enmiendas canadienses a los antecedentes del expediente en el extranjero, pero no es necesario que intenten evitarlo por completo.
Para obtener más información sobre la presentación en Canadá, comuníquese con uno de nuestros expertos en Brion Raffoul.
