Por: Liz Gray (abogada de PI) con asistencia de Greg Parth (estudiante de verano)
En una publicación anterior, informamos sobre la decisión del Tribunal Federal de Canadá de que el enfoque «problema-solución» utilizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá («CIPO») para identificar la materia patentable era incorrecto según la ley (Choueifaty). En respuesta, CIPO adoptó lo que llamó la Prueba de la «invención real«. Como hemos señalado en otras publicaciones, dicha prueba de la «invención real» es una bendición mixta: en muchos sentidos, la nueva prueba era simplemente la prueba del enfoque «problema-solución» disfrazada.
En una nueva sentencia, el presidente del Tribunal Supremo adjunto del Tribunal Federal de Canadá está de acuerdo con esta posición. Específicamente, en el párr. [12] de Benjamin Moore & Co. v. Attorney General of Canada (“Benjamin Moore”), el presidente del tribunal señala que el nuevo enfoque de CIPO:
“todavía incluye el enfoque problema-solución, afirmando… que ‘Una invención real puede consistir en un solo elemento que proporciona una solución a un problema o en una combinación de elementos que cooperan entre sí para proporcionar una solución a un problema’”. (énfasis añadido)
Además de rechazar nuevamente el enfoque “problema-solución”, esta sentencia adopta explícitamente una prueba de tres partes para evaluar la materia patentable. Bajo esta prueba, el Comisionado de Patentes debe (énfasis agregado):
- Interpretar intencionalmente la reivindicación;
- Preguntarse si la reivindicación interpretada en su conjunto consiste únicamente en un mero principio científico o un teorema abstracto, o si comprende una aplicación práctica que emplea un principio científico o un teorema abstracto; y
- Si la reivindicación interpretada comprende una aplicación práctica, evalúa la reivindicación interpretada para los criterios de patentabilidad restantes: categorías legales y exclusiones judiciales, así como novedad, obviedad y utilidad
Esta nueva prueba de tres partes deja en claro que consideraciones tales como la novedad y la obviedad no deben utilizarse para determinar si una reivindicación comprende una aplicación práctica. La novedad y la obviedad deben evaluarse solo después de encontrar una aplicación práctica. Esto indica que, por ejemplo, un equipo informático considerado como elemento esencial de una reivindicación no tiene que ser novedoso para que dicha reivindicación comprenda una aplicación práctica.
Este juicio es un cambio bienvenido. La adopción de la nueva prueba debería acelerar y simplificar el examen de muchas solicitudes de patentes de software canadienses y también debería proporcionar certeza en el futuro. ¡Estaremos atentos a los efectos de este caso!
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