Por: Liz Gray (Abogada de PI) con el apoyo de Greg Parth (Pasante)
Hace casi dos años, el Tribunal Federal de Canadá dictaminó en Choueifaty que el “enfoque problema-solución”, entonces aplicado por la Oficina de Patentes de Canadá (CIPO) para determinar si las reivindicaciones que contienen materia patentable, era incorrecto según la ley.
En respuesta a esa decisión, CIPO adoptó una nueva prueba. Esta nueva prueba considera elementos esenciales de las reivindicaciones y determina la “invención real”. Para ahondar más en el tema, puede consultar esta decisión y su resultado para las reivindicaciones en Choueifaty. Ya que la prueba para la «invención real» ha estado en uso por un tiempo, podemos revisar los resultados recientes de la Junta de Apelación de Patentes de Canadá («PAB», el organismo administrativo que decide las apelaciones antes de la revisión judicial).
Descubrimos que las reivindicaciones de invenciones implementadas en computadora ESTÁN siendo concedidas con más frecuencia bajo el nuevo enfoque.
Por los Números
De los 80 casos PAB relacionados con invenciones implementadas en computadora y rechazos por materia objeto de la solicitud bajo la sección 2, entre 2012 y 2020 (antes de Choueifaty), 71 fueron rechazados y solo 9 fueron concedididos (una tasa de concesión del 11%; ver Figura 1). Después de Choueifaty, la tasa de concesión ha aumentado al 38% (14 patentes concedidas de un total de 37 casos atendidos).
De los 80 casos PAB relacionados con invenciones implementadas en computadora y En particular, también, muchos más casos relacionados con la cuestión de la materia patentable para las invenciones implementadas en computadora se han presentado ante la PAB en los últimos dos años (ver los totales año por año en la Figura 3). No está claro si esto se debe a un mayor enfoque en las tecnologías emergentes, una mayor confianza en el PAB después de Choueifaty, los efectos de la pandemia o alguna combinación de estos tres factores. Hasta ahora, 2022 ha sido comparativamente lento, pero mantenemos los ojos abiertos para nuevos desarrollos.
Algunos puntos específicos de interés
Según el nuevo enfoque, hay varias formas de estructurar las reivindicaciones de una «invención real» que reciten la materia patentable.
Por ejemplo, en Qiagen Redwood City, Inc. (Re), 2021 CACP 30, las reivindicaciones cubren una nueva estructura de base de datos para datos genómicos. El PAB determinó que, después de reevaluar los elementos esenciales a la luz de Choueifaty, “la organización de la base de datos es esencial para que la computadora realice los algoritmos enumerados” y “el sistema reivindicado [así] proporciona una computadora mejorada por la base de datos reivindicada”. El PAB señaló expresamente que, en un análisis preliminar anterior a Choueifaty, no consideró la estructura de la base de datos como un elemento esencial.
OOtras reivindicaciones concedidas posteriores a Choueifaty han incluido elementos físicos que no se relacionan con el funcionamiento de una computadora. Por ejemplo, en Landmark Graphics Corporation (Re), 2021 CACP 51, los elementos esenciales de algunas reivindicaciones propuestas incluían «completar un campo de pozos de acuerdo con [un] plan de terminación de pozos [generado por un algoritmo informático]». Es decir, estas reivindicaciones incluían la ejecución física de un plan generado por computadora (es decir, la perforación de un campo de pozos de petróleo y la recuperación de hidrocarburos) y, por lo tanto, se consideró que contenían materia patentable bajo la s. 2 de la Ley de Patentes.
En otro ejemplo, BIO-RAD LABORATORIES, INC. (Re), 2021 CACP 37, las reivindicaciones admisibles citaron «un módulo de medición de analitos» y el paso de «hacer que el módulo de medición de analitos mida…». El PAB sostuvo que estos elementos son físicos y/o causan un efecto físico perceptible. En particular, la PAB aclaró que “las mediciones se realizan físicamente mediante un dispositivo físico”. La ‘invención real’ en este caso se encontró, en el párr. [30], ser
el módulo de medición de analitos coopera con la computadora para tomar medidas [y] proporcionar los resultados medidos a la computadora para calcular un tamaño de intervalo de control de calidad óptimo de acuerdo con un algoritmo. La invención real… tiene fisicalidad y se relaciona con las artes manuales y productivas.
Cabe señalar que, en base a este caso, tomar medidas de una cantidad física confiere fisicalidad. Como tal, Bio-Rad puede ser particularmente útil para establecer la patentabilidad de varias invenciones.
Los «elementos esenciales» aún pueden excluirse de la «invención real».
Sin embargo, es importante notar que bajo el enfoque actual, incluso un elemento esencial que sea físico no necesariamente supera los rechazos de materia patentable. Por ejemplo, en Wasmund (Re), 2022 CACP 9, que cubría un sistema de juego implementado en una computadora, la PAB encontró que, «si bien los componentes de la computadora son elementos esenciales de las reivindicaciones, los componentes de la computadora no son parte de la invención real». (párr. [0023]). En este caso,
la computadora simplemente procesa cierta entrada de acuerdo con ciertas reglas, como las computadoras están diseñadas para hacerlo normalmente, y muestra una salida. No hay mejora en la funcionalidad de la computadora; es decir, ningún efecto físico perceptible en la computadora. En ausencia de los componentes de la computadora, no se produce ningún componente físico o efecto físico perceptible. El resultado es solo de importancia intelectual y no tiene fisicalidad.
Esta exclusión de elementos esenciales de la «invención real» es problemática, ya que no parece ser una gran mejora en el desameritado enfoque problema-solución. Es decir, este nuevo enfoque aún puede excluir los «elementos esenciales» de una construcción intencional de las reivindicaciones, independientemente de si tienen un efecto material en el funcionamiento de la invención. Esto se debe a que no se considera que esos elementos formen parte de una «invención real» determinada de forma independiente. Por el contrario, como se señaló en Amazon, “la jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá… requiere que la identificación del Comisionado de la invención real se base en una interpretación intencional de las reivindicaciones de la patente” (párrafo [43]). Es decir, los elementos esenciales de las reivindicaciones, incluso los elementos esenciales que tienen un efecto material sobre el funcionamiento de la invención, deberían dar lugar a la invención real. Queda por ver si el enfoque de «invención real» se aceptará en los tribunales, pero estaremos pendientes a medida que CIPO continúe utilizando este enfoque.
Conclusión
Al acercarse el segundo aniversario de Choueifaty, las perspectivas para proteger las invenciones de software en Canadá son más alentadoras. Sin embargo, aún quedan preguntas. Para obtener asesoramiento sobre cómo patentar invenciones de software, comuníquese con uno de nuestros expertos enBRION RAFFOUL.
